本附件中包含的某些信息，標記為 […***…]，已從本次展覽中排除，因為註冊人已保證這兩者都不是實質性的，並且是註冊人視為私人或機密的類型。

許可協議

本協議自2013年11月4日(“生效日期”)起生效，截止日期為：

紐約大學(以下簡稱“紐約大學”)，是根據紐約州法律成立和存在的公司，其營業地點位於紐約華盛頓廣場南70號，紐約郵編10012

和

生物納米基因組公司(以下簡稱“公司”)是一家根據特拉華州法律成立和存在的公司，其主要辦事處位於加利福尼亞州聖地亞哥100號套房9640Towne Centre Drive9640Towne Centre Drive9640，CA 92121。

獨奏會

鑑於，[…***…]紐約大學(以下簡稱“紐約大學科學家”)[…***…]，前紐約大學的，已經做出了一些與[…***…]，所有這些都在紐約大學和紐約大學共同擁有的未決美國專利申請和頒發的美國專利中進行了更詳細的描述[…***…] ([…***…])，見附件一，並構成本協議的組成部分(下稱“先前存在的發明”)；

鑑於，紐約大學和[…***…]已經簽訂了一份生效的機構間協議[…***…]其中[…***…]授予紐約大學代表[…***…]就兩項先前存在的發明訂立許可協議；

鑑於，[…***…]開發了軟件，[…***…]，如附錄二所述；

鑑於，在以下規定的條款和條件的約束下，NYU願意向公司授予許可，並且公司願意接受NYU的許可(如下所述定義)；

因此，考慮到本協議所載的相互承諾和協議，本協議雙方特此同意如下：

1.01。“聯屬公司”是指控制或受公司控制或與公司共同控制的任何公司或其他法人實體；控制是指持有超過50%(50%)的(I)資本和/或(Ii)投票權和/或(Iii)選舉或任命董事的權利。

1.02。“日曆年”是指從任何一年的一月一日開始的任何連續十二個月的期間。

1.03。“首次商業銷售日期”是指許可產品首次由公司或公司的關聯公司或分被許可人提供銷售的日期。

1.04。“衍生”指使用或部分使用或基於NYU軟件或NYU版權的任何衍生作品、產品、設備或計算機軟件或代碼，和/或包含NYU軟件或NYU版權的全部或部分，包括但不限於將此類作品翻譯成其他計算機語言、將此類作品改編到其他硬件平臺或操作系統，以及對任何此類作品進行更正和增強。

1.05。“現場”是指檢測、識別和分析[…***…]微生物除外的生物體。

1.06。“許可”是指非獨家的、不可再許可的(最終用户許可除外)在全球範圍內實施研究技術的許可(如下定義)，以便在該領域開發、製造、製造、使用、要約出售、銷售或已經銷售許可產品(如下定義)。

1.07。“許可產品”是指所有產品和服務，包括但不限於系統、硬件和軟件，包括但不限於系統、硬件和軟件，這些產品和服務包括但不限於系統、硬件和軟件，這些產品和服務包括但不限於任何未到期的紐約大學專利(如下所定義)的已發佈權利要求，且未被不能受理上訴的有管轄權的法院拒絕或裁定無效，或包含紐約大學軟件或研究技術公司。

1.08。“特許權使用費軸承產品”是指(I)用於檢測、識別和分析以下各項的所有系統和儀器[…***…]包括但不限於芯片、墨盒和試劑；以及(Iii)與使用許可產品有關的所有服務，包括但不限於單倍體打印服務。為免生疑問，雙方同意，如果在沒有加入NYU軟件或研究技術的情況下銷售，lrysTM儀器是上述(I)項下的特許權使用費軸承產品，如果與NYU軟件或納入研究技術一起銷售，則是許可產品。

1.09。淨銷售額應該意味着[…***…]在扣除適用於此類銷售的以下所有因素後，向許可證項下不是公司關聯公司的任何個人或實體支付；

淨銷售額應為[…***…]

1.10.“NYU版權”是指NYU在NYU軟件(如下定義)中的所有美國權益和外國版權，包括但不限於軟件、動畫、角色、算法、屏幕設計、文本、故事板、場景、視頻和醫學成像面具，以及由公司或其附屬公司開發的任何衍生產品。

1.11.“紐約大學專利”是指所有美國和外國的專利和專利申請，以及任何現有的和未來的專利申請，全部或部分的重新發布、續展和延長，以及其權利要求屬於先前存在的發明並在附件I中確定的未決申請。

1.12。“紐約大學軟件”是指紐約大學在[…***…]軟件和計算機代碼或其任何部分，如附錄II所示。

1.13.“研究技術”是指紐約大學的所有專利和版權。

本協議自生效之日起生效，並保持完全效力，直至到期或根據本協議第(13)款終止。

3.01。雙方特此同意，研究技術的所有權利、所有權和利益，以及包含任何研究技術的任何圖紙、平面圖、圖表、規範和其他文件的權利、所有權和利益均應完全屬於紐約大學。應紐約大學的要求，公司應採取一切必要步驟，使紐約大學的上述權利、所有權和利益充分生效，包括但不限於，簽署任何可能需要向適當機構或政府部門記錄這些權利、所有權和利益的文件。

3.02。只要紐約大學科學家受僱於紐約大學，紐約大學科學家所作的任何和所有與該領域有關的發明都應由紐約大學獨家擁有。

4.01。在公司或紐約大學的倡議下，雙方應就與研究技術有關的所有專利申請的起訴進行協商。此類專利申請應由多爾西·惠特尼律師事務所或由紐約大學和公司共同挑選的其他專利律師提交、起訴和維護。所有此類專利申請和專利局行動的副本應及時轉發給紐約大學和紐約大學公司。紐約大學和公司各自也有權讓其他人獨立審查這些專利申請和專利局的行動

由NYU或公司單獨聘請的專利律師，事先通知另一方並徵得對方同意，同意不得無理拒絕。

4.03。與紐約大學專利有關的所有申請和程序應由紐約大學自行決定提交、起訴和維護。紐約大學有權放棄任何紐約大學的專利。

4.04如果紐約大學打算終止對附錄I中確定的或與研究技術有關的任何專利申請的起訴，紐約大學同意向公司提供書面通知。

4.05本文中包含的任何內容都不應被視為紐約大學的以下擔保

 

4.06。公司及其任何附屬公司應確保其在所有許可產品上應用的專利標記符合美國法律(《美國法典》第35編第287節)的所有要求。

 

5.01。在遵守以下規定的條款和條件的前提下，紐約大學特此向公司授予許可，公司特此接受紐約大學的許可。

5.02。紐約大學保留將研究技術用於教育和研究目的的權利，並允許其他非商業實體使用研究技術，

5.03。雙方承認，美國政府保留根據與聯邦機構簽訂的任何贈款或類似合同提供資金的知識產權的權利。許可證明確受制於所有適用的美國政府權利，包括但不限於任何適用的要求，即由此類知識產權產生並在美國銷售的產品必須在美國大量製造。

5.04。本協議第5.01節中授予Corporation的許可應從生效日期開始生效，並應在每個國家/地區的基礎上保持有效，如果之前未根據本協議的條款終止，則自該國家/地區的首次商業銷售之日起十五(15)年內或直至NYU專利最後到期之日為止，以較晚的時間為準。公司應在每次此類首次商業銷售後，儘快以書面形式通知紐約大學每個國家/地區每種特許產品的首次商業銷售日期。

5.05。公司將保留對公司單獨進行的研究技術的任何改進或開發的所有權，但衍生品除外。

6.01。作為授予的對價，在與每個許可產品有關的許可期限內，公司應向紐約大學支付：

6.02。從2014歷年開始，一直持續到本協議終止或到期為止，公司同意，如果根據本協議第6.01(B)款支付給紐約大學的特許權使用費總額不等於[…***…]在每個日曆年，公司將在以下時間內向紐約大學支付[…***…]在每個日曆年結束後，作為額外的特許權使用費，[…***…]否則，紐約大學有權在向公司發出書面通知後自行選擇終止本協議。

6.03。為了計算本協議項下應支付給紐約大學的版税，本年度應分為四個部分，分別於3月31日、6月30日、9月30日和12月31日結束。不遲於[…***…]每年十二月之後，

在許可證有效期內的每個歷年的3月、6月和9月，公司應向NYU提交一份完整而詳細的報告，説明NYU上一季度根據本協議的條款應支付的版税或付款(以下稱為季度報告)，列出淨銷售額和/或一次性付款以及計算該等版税的所有其他付款或對價，至少包括

 

			Iii)			根據本合同第1.09節允許的扣除達到淨銷售額；以及

如果沒有特許權使用費或其他付款到期，應向紐約大學發送一份聲明，説明該事實。應在每個季度的版税和付款報告中全額支付上一季度應支付給紐約大學的任何特許權使用費或其他付款。公司應在進入之日起至少六(6)年內保存完整、準確和完整的賬簿和記錄，符合健全的商業和會計慣例，其形式和細節能夠根據本協議的條款確定公司欠紐約大學的金額。

6.04。在合理通知和正常營業時間內，NYU或NYU的授權代表各自有權檢查公司或其附屬公司與特許產品和版税軸承產品的生產、營銷和銷售有關的賬簿、記錄和其他相關文件，以確定或核實本協議項下應向NYU支付的版税和其他付款金額，以及上述報告中提供給NYU的信息的準確性。這種檢查的費用應由紐約大學承擔，除非在檢查中確定紐約大學在任何時期內少付的費用超過[…***…]應向紐約大學支付的金額，在這種情況下，公司應將檢查費用退還給紐約大學。

7.01。本協議項下應向紐約大學支付的版税和其他款項應以美元支付給紐約大學。任何這種外幣交易的特許權使用費或其他付款應根據紐約摩根擔保信託公司的收盤買入價折算成美元，該匯率適用於在應支付特許權使用費或其他付款的會計期間的最後一個營業日適用於特定貨幣交易的外匯條例。

7.02。公司應負責向紐約大學支付公司各附屬公司銷售、轉讓或處置特許產品和特許權使用費承載產品時應支付的所有版税。

7.03。一方當事人根據本協議應支付的任何款項，如在該款項到期之日仍未支付，應自該日起至支付該款項之日為止計息，利率為[…***…]在拖欠期間，超過紐約花旗銀行現行最優惠利率的年利率和該金額及其利息可與任何非違約方根據本協議或其他條款應支付給違約方的任何金額相抵銷。

8.01。公司承諾以持續合理的努力製造和銷售許可產品，包括但不限於所有療效、藥物、安全性、毒理學和臨牀測試的表現，

為獲得FDA對許可產品的生產、使用和銷售的批准所需的試驗和研究以及所有其他活動，所有這些都在開發計劃(作為本協議附錄III的附件，是本協議的組成部分)中規定的，並在其中規定的所有時間表內。公司還承諾在公司打算生產、使用和/或銷售許可產品的每個其他國家/地區，進行盡職調查，並採取合理的努力，以獲得衞生當局對許可產品的生產、使用和銷售的適當批准。

8.02。如果適用的法律、規則和法規要求以上第8.01段規定的測試、試驗、研究和其他活動的執行應符合FDA良好實驗室做法並以相關衞生當局可接受的方式進行，則公司應按照FDA良好實驗室做法並以相關衞生當局可接受的方式進行此類測試、試驗、研究和其他活動。此外，許可產品應在FDA認證為符合GMP的工廠中按照FDA良好製造規範(GMP)程序生產，前提是適用的法律、規則和法規有此要求。

8.03。公司承諾根據《發展計劃》誠信地開始許可產品的常規商業生產、使用和銷售，並在此之後繼續努力將許可產品商業化。

8.04。公司應向紐約大學提交書面年度報告，説明公司為開發和商業化許可產品而開展的所有活動和行動；此類報告應在本協議有效期內每年6月30日後六十(60)天內提交。

8.05。如果公司不應在合理的時間框架內將許可產品商業化，除非FDA或其他監管機構要求延遲，或除非紐約大學和公司因不可預見的情況共同同意修改開發計劃，否則紐約大學應以書面形式通知公司公司未能商業化，並應給公司六十(60)天的時間來糾正其商業化失敗。公司未能在這樣的60天期限內糾正此類延誤，使NYU合理滿意，將是對本協議的實質性違反。

*9.01。除下文第9.02節和第9.03節另有規定外，公司應對研究技術的任何和所有內容保密，在未事先獲得紐約大學對上述發佈或披露的事先書面同意之前，不得向任何第三方發佈或披露其任何有形或無形的組成部分。

9.02.第9.01條規定的保密義務不適用於在本協議生效日期之前屬於公共領域的研究技術的任何組成部分，或非由於公司在本協議生效日期後未經授權的作為或不作為而成為公共領域的研究技術的任何組成部分，或由有權的第三方向公司披露的研究技術的任何組成部分做出這樣的披露。

9.03。儘管有第9.01節的規定，公司仍可向需要了解研究技術的第三方披露研究技術，以確保獲得許可產品銷售的監管批准。

10.01。如果本協議一方獲得第三方正在侵犯紐約大學的一項或多項專利的信息，獲取該信息的一方應立即以書面形式通知協議另一方該侵權行為。

10.02。在雙方之間，紐約大學有唯一的權利但沒有義務追究任何侵權者，並保留從他們那裏獲得的任何賠償。紐約大學可以將這種權利授予第三方。

11.01。公司應向紐約大學及其受託人、高級人員、醫務和專業人員、僱員、學生和代理人及其各自的繼承人、繼承人和受讓人(“受賠人”)賠償、辯護並使其不受損害，使其免受因公司或持牌人因下列原因而招致或強加給受賠人或其中任何一人的任何索賠、訴訟、訴訟、要求或判決的任何責任、損害、損失或費用(包括合理的律師費和訴訟費用)：(I)因公司或持牌人的設計、生產、製造、銷售、商業使用或人體臨牀試驗、租賃或推廣而產生的：與本協議有關或根據本協議開發的任何許可產品或特許權使用費產品、工藝或服務的關聯公司或公司代理，或(Ii)因根據本協議執行的任何其他活動而產生的任何許可產品或特許權使用費產品、工藝或服務。

11.02。對於受賠人，公司根據第11.01(I)款的賠償適用於任何責任、損害、損失或費用，無論其是否可歸因於受賠人的疏忽活動。公司根據第11.01(Ii)款承擔的賠償義務不適用於任何責任、損害、損失或費用，只要該責任、損害、損失或費用可歸因於任何此類受賠方的疏忽行為。

11.03。公司同意自費提供紐約大學合理接受的律師，以針對任何根據本協議有權獲得賠償的受賠人提起或提起的任何訴訟進行辯護，無論該等訴訟是否合法提起。

12：01。當任何與本協議有關或根據本協議開發的許可產品或特許權使用費產品、工藝或服務正在由公司或公司的被許可人、附屬公司或代理人在臨牀試驗中進行商業分銷、銷售或測試時，公司應自費購買和維持金額不低於$的全面一般責任保險保單。[…***…]每個事件和$[…***…]在該許可產品、特許權使用費承擔產品、工藝或服務正在進行臨牀試驗或商業分銷或銷售期間的年度合計，並在每種情況下將受賠方列為額外的保險人。這種全面的一般責任保險應提供(I)產品責任保險和(Ii)廣泛形式的合同責任保險，以根據本協議第(11)款對公司進行賠償。如果公司選擇對上述全部或部分限額(包括超過$的免賠額或扣除額)進行自我保險[…***…]年度合計)此類自我保險計劃應包括已為與本協議相關的負債精算確定且必須為紐約大學所接受的資產或準備金。

第12節所要求的最低保險金額不得解釋為本協議第11節下公司對其賠償責任的限制。

12：02。應紐約大學的要求，公司應向紐約大學提供此類保險的書面證據。公司應至少在此類保險取消、不續保或重大變更前六十(60)天向NYU發出書面通知；如果公司沒有在六十(60)天內獲得提供類似保險範圍的替代保險，紐約大學有權在該六十(60)天結束時終止本協議，而無需通知或任何額外的等待期。

12.03。在本協議期滿或終止後，本公司應在(I)公司或公司的關聯公司或代理人在臨牀試驗中以商業方式分銷、銷售或測試與本協議有關或根據本協議開發的任何產品、工藝或服務期間，以及(Ii)以上(I)所述的合理期間後的合理期間內，在任何情況下不得少於五(5)年的期間內，維持該等全面的一般責任保險。

13.01。除非根據本協議第(13)節或第(6.02)節提前終止，否則本協議應在上述第(5.04)節規定的所有國家/地區的許可證期限屆滿時失效。

13.02。在本協議到期前的任何時間，任何一方均可通過書面通知另一方，以下列方式立即以理由終止本協議。如果另一方在履行或遵守本協議的任何條款方面嚴重違反或違約，並且該違約或違約在六十(60)天內沒有得到糾正，或者在未能支付本協議項下的任何到期金額的情況下，在另一方發出指明該違約或違約的通知後三十(30)天內(除非本協議另有規定)，或者如果紐約大學或公司終止其業務或破產，則另一方終止本協議的原因應被視為存在。

13.03。在本協議因任何原因終止後，在本協議第13.01節規定的到期之前，研究技術的所有權利和對研究技術的所有權利應歸還紐約大學，公司無權進一步使用研究技術。

13.04。公司可提前九十(90)天書面通知紐約大學終止本協議。

13.05。經雙方書面同意，本協議可終止。

13.06。本協議的終止不應解除任何一方在終止之前對另一方承擔的任何義務。

13.07。本協議的第3、9、11、12、13和17條在本協議終止、取消或到期後繼續有效和有效。

14.公司的申述及保證。

公司特此向紐約大學作出如下聲明和保證：

(1)公司是根據特拉華州法律正式成立、有效存在和信譽良好的公司。公司已被授予一切必要的權力和授權，以開展其業務，擁有和運營其財產和資產。本協議的簽署、交付和履行已得到公司的正式授權

(2)不存在涉及公司的未決訴訟或據公司所知的威脅訴訟，這將對本協議或公司履行其義務的能力產生任何影響；以及

(3)沒有任何契約、合同或協議禁止或將禁止公司簽署和交付本協議，或禁止公司履行或遵守本協議的任何條款或條件，

紐約大學特此聲明並向公司保證如下：

(1)紐約大學是根據紐約州法律妥為成立、有效存在和信譽良好的法團。紐約大學已被授予一切必要的權力和授權，以開展其業務，擁有和運營其財產和

資產。本協議的簽署、交付和履行已得到紐約大學董事會的正式授權。

(2)據NYU所知，不存在涉及NYU的未決或威脅訴訟，該訴訟將對本協議或NYU履行本協議項下義務的能力產生任何影響；

(3)紐約大學沒有任何契約、合同或協議禁止或將禁止紐約大學簽署和交付本協議，或禁止紐約大學履行或遵守本協議的任何條款或條件。

在未事先徵得對方書面同意的情況下，公司和紐約大學均無權在任何時候將本協議授予的任何或全部權利、義務和利益全部或部分轉讓、轉授或轉讓給任何一方。

未經另一方事先書面同意，公司和紐約大學不得使用另一方的名稱或其任何改編或另一方的任何工作人員、僱員或學生的名稱：

 

 

除本協議另有規定外，未經另一方事先書面批准，NYU和公司均不得發佈有關本協議的公告。

18.01。在執行本協議時，雙方應遵守所有地方、州和聯邦法律法規，包括但不限於，《美國法典》第35章第200節及其後的規定和《美國聯邦法規》第15編第368節及其後的規定。

18.02。如果本協議的任何條款被確定為無效或無效，其餘條款應繼續有效。

18.03。本協議應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，而不考慮與法律衝突有關的原則。紐約州紐約州法院和美國紐約南區地區法院對雙方之間因本協定引起的或與本協定有關的任何爭議或爭議擁有專屬管轄權，通過執行和交付本協定，本協定各方接受這些法院的管轄權，包括但不限於這些法院的對人管轄權和主題管轄權，放棄基於地點或法院不方便、沒有對人管轄權或主題管轄權以及任何類似理由的任何反對意見。同意按照第18.04段或法律允許的任何其他方式以郵寄方式送達法律程序文件，並不可撤銷地同意受由此作出的與本協議有關的任何此類判決的約束。這些對管轄權的同意不應被視為授予本協議各方以外的任何人權利。

18.04。根據本協議要求或允許作出的所有付款或通知應以書面形式作出，並在以美國掛號信或掛號信或公認的隔夜遞送服務(如聯邦快遞或DHL)親自遞送或存放、預付郵資或使用公認的隔夜遞送服務(地址如下)時生效：

致紐約大學：紐約大學

工業聯絡處

公園大道1號，6樓

紐約州紐約市，郵編：10016

注意：艾布拉姆·m·金手指

執行董事，

工業聯絡/技術轉移

和

法律顧問辦公室

紐約大學

博斯特圖書館

華盛頓廣場南70號

紐約州紐約州10012

注意：ESSQ的Mark Righter

副總法律顧問

致公司：

BioNano基因組學公司

9640 Towne Centre Drive，100套房

加州聖地亞哥，92121

注意：埃裏克·霍姆林

總裁與首席執行官

或任何一方此後通過書面通知指定的其他一個或多個地址。該等通知及通訊應於送達之日或以掛號信或掛號信寄出後十四(14)日視為有效，兩者以較早者為準。

18.05。本協議(及其附件)構成雙方之間的完整協議，除非本協議以書面形式作出並由雙方簽署，否則對本協議任何條款或條件的更改、修改或放棄均不被視為有效，本協議取代公司與NYU之間的任何和所有先前的協議或諒解，無論是口頭的還是書面的。

18.06。任何一方放棄不履行或另一方違反本協議另一方的任何契約、義務或協議，均不應被視為放棄隨後違反或不履行相同或任何其他契約、協議或義務，任何一方的容忍也不應被視為放棄其關於此類違反或不履行的權利或補救措施。

18.07。本協議中包含的描述性標題僅用於方便和參考，不應被視為對本協議的解釋、解釋或含義的擴展、修改或幫助。

18.08。雙方當事人無意建立合夥企業或合資企業，或承擔合夥企業的責任或責任。雙方的義務應限於本協議所列義務，此類義務應為數項，而不是連帶的。

茲證明，雙方已簽署本協議，自上述日期起生效。

 

 

附錄I

[…***…]

[…***…]

 

附錄II

[…***…]

[…***…]

 

附錄III

[…***…]

[…***…]